Современное состояние 1 Сложившаяся система федеральных законов 2

Современное состояние 1. Сложившаяся система федеральных законов 2. Незначительная, но активно формирующая судебная практика Из Пояснительной записки к статистическому отчету о работе арбитражных судов Российской Федерации за 2006 год: «В прошедшем году больше рассмотрено дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности (2005 год – 999 дел, 2006 год – 1 455 дел), но доля этих споров в общем объеме дел, рассмотренных в порядке искового производства, незначительна – 0, 4%. » (с. 7, http: //www. arbitr. ru) 3. Рост экономической значимости нематериальных активов 4. Неспешное повышение правовой культуры 5. Формирование понимания общественной ценности результатов интеллектуальной деятельности 1

«Учесть, защитить, оценить, распорядиться» 2

ИТ-индустрия и ИС ИС - основной продукт Особенности использования ИС: § электронная цифровая форма - сложность индивидуализации § высокая зависимость от интеллектуальной деятельности персонала «человеческий фактор» § высокая роль стандартов и протоколов «зависимых решений» 3

Возникновение и приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности 1) Творческая деятельность автора: возникновение прав в силу факта создания 2) Регистрация объектов патентного права 3) Регистрация средств индивидуализации 4) Охрана информации ограниченного доступа Приобретение прав Компанией: § Автор – Компания § Автор – правообладатель – Компания § Автор-работник – Компания-работодатель § Вклад в уставный капитал Компании 4

Реалии использования объектов интеллектуальной собственности § § Какие объекты принадлежат Компании? § § Поставлены ли они на учет? Кто авторы? Какова история приобретения прав на объекты? Кому известно об объектах? / Обязаны ли сотрудники хранить соответствующую информацию в тайне? Какова их стоимость? Сколько платится налогов? Как оптимально передать или приобрести? Наиболее часто встречается: регистрация товарных знаков (и промышленных образцов) Распространенные заблуждения: § § Фактическое обладание означает правообладание Юридически значимые действия могут быть выполнены позже Надежда на добросовестность субъектов отношений «Мертвый груз» - отсутствие прибыли за счет ИС 5

Аудит состояния защищенности интересов Компании в сфере ИС Цели: 1) Определить уровень защищенности и выявить возможные юридические риски в сфере оборота разрабатываемых и используемых в деятельности результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов интеллектуальной собственности; 2) Разработать системы рекомендаций по устранению / минимизации указанных рисков. Принципы проведения аудита: 1) Комплексность - аудит по широкому спектру объектов и по различным видам отношений (трудовые, гражданско-правовые, административные); 2) Интеграция систем учета прав на объекты интеллектуальной собственности различной природы в единую систему 3) Интерактивность - ориентация на потребности и приоритеты Предприятия при определении круга и способов защиты его интересов в сфере интеллектуальной собственности 6

Задачи аудита 1) 2) 3) 4) 5) Определение номенклатуры (перечня) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов интеллектуальной собственности, защита прав на которые является актуальной для клиента; Анализ нормативного обеспечения регулирования трудовых отношений в части защиты прав клиента на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе объекты интеллектуальной собственности; Анализ правоустанавливающих актов и договорной базы по передаче и получению соответствующих прав в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; Построение и описание системы юридических рисков; Разработка рекомендаций по их устранению / минимизации. 7

Результаты аудита ü Список объектов - результатов интеллектуальной деятельности ü Список объектов, используемых / зарегистрированных третьими лицами ü Информация о наиболее вероятных рисках и оценка последних ü Очередность снижения рисков Основа для внутреннего учета 8

Учет интеллектуальной собственности Принципы учета: § Осуществление индивидуализации объектов интеллектуальной собственности, их авторов и правообладателей; § Единая классификация и учет объектов интеллектуальной собственности; § Обеспечение доступа к информации о деятельности в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности; § Осуществление поддержки производственной деятельности, управленческих решений и стратегического планирования Реестр учета 28 признаков объектов Ответственное лицо - IP-менеджер Сочетание с бухгалтерским учетом нематериальных активов 9

Сочетание учета ИС с действиями по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» Единовременное выполнение условий: а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества; в) использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; г) использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества; е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем; ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п. ). Нематериальные активы (перечень) - объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), в частности: исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезная модель; исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания. 10

«Учесть, защитить, оценить, распорядиться» 11

Защита интеллектуальной собственности Традиционные способы защиты исключительных прав, обращенные против любого нарушителя Проблемы в сфере авторских прав: Возникновение в силу создания, отсутствие требования уникальности предоставлении охраны, "независимость творчества", сложность индивидуализации Проблемы в сфере промышленной собственности и товарных знаков: Инерционность регистрации, стоимость Формализм взаимоотношений с работником как гарантия защиты собственных интересов «Упреждение» для обеспечения доказательств Массовое создание объектов ИС - потребность в системе учета и регистрации - Реестр! 12

Работник и работодатель в сфере ИС Работник: § интеллектуальная деятельность; § трудовые обязанности по созданию и использованию объектов. А) Служебные произведения; B) Служебные изобретение, полезная модель, промышленный образец. Работник: § творец, слаб и забывчив, склонен к заблуждениям; § верит (справедливо) в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания» . Работодатель: § верит в «… Интеллектуальная собственность охраняется законом» ; § наивно полагает, что все создаваемое работниками сейчас и в будущем, его. 13

Служебное произведение Авторское право на служебные произведения: § Исключительные права у работодателя § Личные неимущественные права у работника Проблемы: § Сложность индивидуализации объектов § Соавторство § Реализация личных неимущественных прав § Вознаграждение 14

Служебные изобретение, полезная модель, промышленный образец Право у работодателя на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением трудовых обязанностей Проблемы: § Соблюдение сроков - 4 месяца § Соавторство § Вознаграждение Охрана до подачи заявки: § авторское право § режим коммерческой тайны 15

Выводы - 1 1) 2) 3) 4) «Многомерность» результатов интеллектуальной деятельности – можно рассматривать один объекта как различные объекты ИС. «Гусеницы и бабочки» : трансформация различных объектов ИС друг в друга. Отсутствие требований закона по обязательной защите собственных прав и интересов – успех защиты зависит исключительно от собственных действий ( «минус» правопонимание правоприменительных органов, «минус» несовершенство законодательства). Организационно-правовая защита усложняет администрирование, снижает эффективность творческого процесса и требует экономических затрат. Рассмотренные выводы справедливы для гражданско-правовых отношений по передаче прав на объекты ИС 16

Выводы: риски компаний § Отсутствие индивидуализации объектов, неполнота информации о правообладании § Инерционность процессов регистрации и защиты § Трудовые отношения § Проблемы отсутствия единообразия в правоприменении и сложность предметных правоотношений, требующая экспертных знаний § Несовершенство и изменение законодательства 17

37. «Учесть, защитить, оценить, распорядиться» 18

Нематериальные активы (ин. практика) 1. 2. 3. 4. 5. - Нематериальные активы (НМА), связанные с маркетингом: Товарные знаки; Соглашение об отказе от конкуренции НМА, связанные с клиентами: Списки клиентов; Клиентские контракты НМА, связанные с искусством НМА, связанные с контрактами: Лицензии, франчайзинг; Права пользования; Трудовые договоры НМА, связанные с технологиями: Технология, программное обеспечение, базы данных, «ноу-хау» 19

Назначение оценки НМА § Подготовка финансовой отчетности § Разнесение цены приобретения компании § Сделки купли-продажи НМА (уступка ИС) § Заключение лицензионных договоров или договоров франчайзинга (концессии) § Оценка ущерба при нарушении прав на объекты ИС § Оптимизация налогообложения § Внесение НМА (ИС) в уставный капитал § Привлечение инвесторов § Предоставление залога для получения кредита Требования МСФО 20

Подходы оценки НМА Стоимость активов основана на будущих выгодах Доходный подход Сравнительный Затратный подход Ожидаемый доход от альтернативной инвестиции Одинаковые активы должны иметь одинаковую цену Сумма инвестиций Рыночная цена Стоимость воспроизводства Метод компаний-аналогов Стоимость замещения Метод Дисконтированных денежных потоков Метод реальных опционов 21

ИС как часть стоимости бизнеса 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 Стоимость Гудвил Обученный персонал Патенты и технологии 80 130 Брэнд Оборотный капитал Основные средства 50 Балансовая стоимость «Скрытая» стоимость Рыночная стоимость бизнеса Большинство нематериальных активов не отражается на балансе предприятия, поэтому балансовая стоимость не дает представления о рыночной стоимости бизнеса. Демонстрационный пример из практики оценки компании Ernst & Young. 22

Рыночная стоимость нематериальных активов Рыночная капитализация крупнейших компаний «развитых рынков» 1978 Нематериальные активы 1988 1998 20% 46% 74% Материальные активы 80% 54% 26% Рыночная стоимость нематериальных активов подтверждается данными о рыночной капитализации компаний «развитых рынков» . Данные Brookings Institute 23

Рыночные подтверждения о стоимости ИС Рыночная стоимость ИС и НМА 9 крупнейших компаний мира составляет около 773 млрд. дол. США с учетом их капитализации на 31. 12. 04 г. При этом доля НМА составила 80% в общем инвестированном капитале Источник: финансовая отчетность компаний, NYSE 24

Пример стоимости брэндов Лидерами по стоимости брэндов традиционно являются крупные компании, выпускающие продукцию для массового потребителя. Это связано с большими объемами инвестиций в создание и поддержание брэнда Более 25 компаний из первой сотни брэндов относятся к сектору высоких технологий Источник: ежегодные рейтинги компании «Interbrand» 25

«Учесть, защитить, оценить, распорядиться» 26

Распоряжение объектами ИС Распространенные виды распоряжение объектами ИС: 1) Договор уступки 2) Лицензионный договор 3) Авторский договор 4) Договор коммерческой концессии 5) Вклад прав на объекты ИС в уставный капитал 27

Типовые проблемы § Гарантии правообладания и наличия прав § Передача прав на объекты ИС именно правообладателем § Наличие охраны объекта ИС (товарный знак, зарегистрированный в США, и не имеет охраны на территории России) § Вопросы индивидуализации объектов ИС § Совмещение объектов и комплексов прав различной природы § Неполнота объема передаваемых прав § Различные юрисдикции § Вопросы налогообложения и регулирования экспортно-импортных операций с объектами ИС 28

Вклад прав на объекты ИС в уставный капитал 1. Увеличение стоимости группы компаний за счет оценки ИС 2. Единый контроль и управление – снижение предметных затрат 3. Управление финансовыми потоками и оптимизация налогообложения внутри группы Денежная оценка вклада производится по соглашению между учредителями (участниками) и подлежит независимой экспертной оценке, если это предусмотрено законом: § Закон об ООО (п. 2 ст. 15) - Если номинальная стоимость вклада > 200 МРОТ, вклад должен оцениваться независимым оценщиком; § Закон об АО (ст. 34) – При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. 29

«Учесть, защитить, оценить, распорядиться» 30

Процесс управления ИС § Каковы роль и место ИС в извлечения прибыли? Учет, защита и оценка IP Value Creation Аудит объектов ИС Portfolio Analysis и защита прав Оценка Portfolio объектов ИС • Список объектов ИС • Брэнд • Патенты • Анализ прав • Технологии • Анализ рисков • Ноу-Хау • Регистрация прав • Минимизация рисков • Персонал Разработка стратегии IP Value Protection использования & Maintenance Определение IP Valuation задач Выбор схемы реализации Реализация стратегии IP Value Extraction Реализация стратегии Анализ результатов • Создание ИС • Разработка • Финансовый анализ • Привлечение компании операционных • Оценка бизнеса финансирования • Установление планов • Создание СП платежа роялти • Внедрение и • Снижение • Коммерциализация контроль налогового непрофильных ИС бремени • Продажа объектов ИС • Использование трансфертных цен 31

Управление интеллектуальной собственностью Учесть, защитить, оценить, распорядиться I. Единая политика по учету, оценке и защите ИС: § Положение об учете объектов ИС § Реестр объектов ИС § Предметные дополнения в трудовые договоры, касающиеся прав в сфере ИС и систему должностных инструкций § Рекомендации по бухгалтерскому учету и налогообложению нематериальных активов, занесенных в Реестр § Рекомендации по юридической защите объектов ИС, учтенных в Реестре § Положение о коммерческой тайне Основа для принятия решений по распоряжению объектами ИС в коммерческой деятельности II. Стратегия управления ИС Компании 32

Воздействие на индустрию части четвертой ГК РФ § На кого повлияет: § Авторы – усиление защиты интересов § Работодатели и заказчики – детализация отношений § Государственные (муниципальные) органы, госзаказ § Организации, имеющие целью извлечение прибыли за счет ИС § Медиа-бизнес, ИТ-бизнес, Интернет-бизнес § Современные законы будут применяться и после 1 января 2008 года 33

Социально-культурные вопросы ИТ-бизнес: устойчивый состав нематериальных активов Часть четвертая ГК РФ: + право изготовителя БД Знает ли ИТ-бизнес? Изменит ли принципиальные условия бизнеса? Что вызовет часть четвертая ГК РФ: 1) Затраты 2) Многочисленные проблемы правоприменения с 2008 года: сложность оценки рисков 3) Повышение правовой культуры и дисциплины 4) Изменение локальных условий ведения бизнеса Управление нематериальными активами Служебные произведения и отношения в сфере изготовлению по заказу Управление правами на коллективной основе «Интернет-противодействие» регистрации товарных знаков (ст. 1483) 34

Основные направления изменений • Признание исключительного права имущественным правом • Новые виды нематериальных активов • Управление правами: • возникновение прав (служебные произведения, заказ) • отчуждение и передача прав • коллективное управление правами • Ответственность за нарушение - ликвидация 35

Признание исключительного права имущественным правом § Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации признается с 2008 года имущественным правом § Предмет залога, продажи с публичных торгов, проч. § Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования произведения по лицензии (ст. 1284) § Уступка новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора с предшествующим правообладателем § Обладатель исключительной лицензии вправе самостоятельно защищать интеллектуальные права от нарушений третьих лиц § Упорядочение отношений по управлению ИС: отчуждение, лицензии (простая, исключительная) 36

Распоряжение исключительным правом Единая система договоров для всех видов НМА Распоряжение правом: • отчуждение • предоставление права использования НМА (лицензионный договор) • простая (неисключительная лицензия) • исключительная лицензия Сублицензионный договор – только с письменного согласия лицензиара; ответственность перед лицензиаром несет лицензиат (если не предусмотрено иное) 37

Изменения в составе НМА Новые нематериальные активы: • Право изготовителя базы данных • Право публикатора • Секрет производства (ноу-хау) • Коммерческое обозначение • Единая технология 38

Право изготовителя базы данных (ст. 1333 -1336 ГК) • Изготовитель БД – лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов • Критерий возникновения права – «существенные затраты на создание БД» (напр. 10 000 информационных элементов) • Срок действия исключительного права – 15 лет • Никто не вправе извлекать из БД базы материалы (целиком или в существенной части) и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя (за исключением случаев, указанных в законе) Охраняется не только «форма представления совокупности данных и команд» (современный закон), но и содержащаяся в БД информация Усиление позиций бизнеса, НО ограничение доступа к информации 39

Право публикатора произведений (ст. 1337 -1344 ГК) • Публикатор – гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование ранее не обнародованного произведения, находящегося в общественном достоянии • Исключительное право использования всеми способами, предусмотренными для автора (за исключением права на перевод и переработку) • Срок действия исключительного права – 25 лет • Исключительное право переходит вместе с оригиналом произведения (если договором не предусмотрено иное) • Ограничение на обнародование – если это противоречит воле автора, зафиксированной письменно Усиление позиций бизнеса, НО ограничение доступа к информации 40

НМА в составе единой технологии (Глава 77) • Единая технология (ЕТ) – результат научно-технической деятельности, который может технологической основой практической деятельности в гражданской или военной сфере • Критерии возникновения права: (1) технология гражданского, военного, специального или двойного назначения (2) создание за счет бюджетных средств • Право использования принадлежит лицу, организовавшему создание ЕТ, кроме случаев, когда оно принадлежит РФ или субъекту РФ • Обязанности: (1) принимать меры для признания (получения) прав на РИД, составляющие ЕТ (макс. 6 месяцев) (2) осуществлять практическое применение ЕТ • Использование ЕТ за рубежом подлежит регистрации в Роспатенте Контроль за внедрением ЕТ осуществляет Правительство РФ 41

Коммерческое обозначение (ст. 1538 -1541 ГК) Ранее уже упоминалось в гл. 54 ГК (Коммерческая концессия) • Индивидуализации предприятия (не лица, не товара) • Критерии: (1) обозначение должно обладать достаточными различительными признаками; (2) известность в пределах определенной территории • Не требует государственной регистрации • Исключительное право использования на вывесках и документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и упаковках и иными способами • Уступка только в составе предприятия • Предоставление права использования: аренда предприятия или коммерческая концессия • Право прекращается, если КО не используется 1 год 42

Соотношение средств индивидуализации (2) Возможность использования элементов одного объекта в другом объекте: Ст. 1476 Ст. 1541 ФН КО ТЗ НО: Объекты должны принадлежать одному лицу Проблема: уступка одного из объектов 43

Ноу-хау vs. коммерческая тайна • До 2008: - ст. 128 ГК (информация – объект гражданских прав) - ФЗ «О коммерческой тайне» , 2004 • С 2008: - глава 75 ГК (исключительное право на ноу-хау) - ФЗ «О коммерческой тайне» (режим КТ в отношении ноу-хау) – половина норм прекратит действие! • Секрет производства (ноу-хау) = информация, составляющая КТ: • сведения (производственные, технические, экономические, организационные …) • действительная или потенциальная коммерческая ценность в силу неизвестности их третьим лицам • нет свободного доступа на законном основании • введен режим коммерческой тайны • Исключительное право действует, пока сохраняется конфиденциальность • Распоряжение правом: - отчуждение - лицензионный договор (!) 44

Создание НМА: авторский заказ Ст. 1288 -1289 • Предмет договора – создание произведения на материальном носителе или в иной форме • Отдельное условие об исключительном праве: • отчуждение заказчику или • предоставление права использования в установленных договором пределах • Договор возмездный (если не предусмотрено иное), но нет обязательного аванса • Срок – существенное условие • Заказчик вправе отказаться от договора при нарушении сроков Создание по заказу программ для ЭВМ и баз данных регулируется отдельно 45

Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при выполнении работ по договору Ст. 1296: Предмет договора – создание программы для ЭВМ или БД • Исключительное право принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное • Если исключительное право принадлежит заказчику, исполнитель (если договором не предусмотрено иное), вправе использовать на условиях безвозмездной неисключительной лицензии • Если исключительное право принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать на условиях безвозмездной неисключительной лицензии Ст. 1297: Создание программы для ЭВМ или БД не было предусмотрено договором (подряд, НИР, ОКР) • Исключительное право принадлежит подрядчику, если договором не предусмотрено иное • Если исключительное право принадлежит подрядчику, заказчик (если договором не предусмотрено иное), вправе использовать на условиях безвозмездной неисключительной лицензии • Если исключительное право принадлежит заказчику, подрядчик вправе использовать на условиях безвозмездной неисключительной 46

Создание НМА: государственный (муниципальный) контракт Произведения, в т. ч. программы для ЭВМ, базы данных (ст. 1298): • Исключительное право принадлежит исполнителю, если иное не предусмотрено контрактом (РФ, субъект РФ, муниципальное образование). Возможно совместное обладание • Если права у заказчика, исполнитель обязан обеспечить переход прав к заказчику • Если права у исполнителя, по требованию заказчика первый предоставляет безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование для государственных или муниципальных нужд • Если совместное владение, заказчик вправе предоставлять лицензии для государственных или муниципальных нужд (уведомление исполнителя) Изобретения, промышленные образцы, полезные модели (ст. 1373) • Право на подачи заявки на получение патента • Если право у заказчика, он обязан подать заявку в течение 6 месяцев, иначе право переходит к исполнителю 47

Создание НМА: служебные произведения • Новеллы о принадлежности исключительного права автору • Практические проблемы: • определение целей и пределов творческой деятельности работников • детализация служебных обязанностей и заданий • индивидуализация создаваемых объектов • корректировка внутреннего учета создания и использования НМА • изменения в трудовые договоры, инструкции, служебные задания • Личные неимущественные права (право на имя, право на обнародование) • Реализация права на вознаграждение 48

Управление правами на коллективной основе Существующая проблема (ст. 44 -47 Закона об авторском праве): • организации выступают от имени неопределенного круга лиц, т. е. управляют правами без разрешения правообладателей С 2008 года (ст. 1242 -1244 ГК): • выступать от имени неопределенного круга правообладателей будут только организации, прошедшие государственную аккредитацию • остальные – только на основе договоров по передаче полномочий по управлению • Шесть аккредитованных организации в отдельных сферах • Правообладатель может письменно отказаться от услуг аккредитованной организации Порядок выбора аккредитованных организаций? Необходим контроль индустрии! 49

Ответственность за нарушение исключительных прав (ст. 1253) • В случае неоднократного или грубого нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации • Юридическое лицо может быть ликвидировано судом по требованию прокурора • Деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда 50

Вступление в силу части 4 ГК • Часть четвертая Гражданского кодекса РФ вводится в действие с 1 января 2008 года • Часть четвертая применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие • По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие • Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения Т. О. современные законы будут применяться и после 1 января 2008 51