미국 NPEs 규제동향과 시사점 2014 2 5 특허침해연구회

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미국 NPEs 규제동향과 시사점 2014. 2. 5. 특허침해연구회 주거생활심사과 기술서기관 이영민

목 차 1. 미국의 NPEs 규제 동향 2. 다른 국가들의 NPEs 규제 동향 3. 시사점 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ NPEs 규제 배경 o 미국은 1980년대 이후 친특허정책(Pro-patent)을 확 대 - 특허가 기술혁신에 도움이 된다고 믿음 o 2000년대 초반부터 NPEs가 특허침해소송을 남발함에 따라 친특허정책(Pro-patent)에 회의적인 시각 대두* - 연구개발에 투입되어야 할 기업의 인력과 예산이 과도하게 특 허분쟁에 소진되어 특허가 오히려 기술개발을 저해 - * NPEs 특허침해소송의 규제와 특허 품질 향상에 대한 등에 의한 특 2007년 ~ 2011년 사이 특허실시기업 등에 의한 소송은 감소하고 NPEs 논의 시작 허침해소송은 증가하는 경향을 보임(미국회계감사원 보고서, 2013. 8. 22. ) ☞ 특허실시기업 등의 소송점유율 : 76%(2007) → 59%(2011) ☞ NPEs등의 소송점유율 : 17%(2007) → 24%(2011) 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ NPEs 규제 동향 o 의회 입법에 의한 규제 - AIA(Leahy-Smith America Invents Act)가 2011. 9. 16. 발효 • PRA(Patent Reform Act)라는 이름으로 2005년 최초 발의되었 으며 해마다 수정안이 제안되었음 - SHIELD Act(미국 하원의 Peter De. Fazio, Jason Chaffetz 의원 이 2013. 2. 27. 발의)외 10개 법안이 의회에 계류 중임 o 법원 판결에 의한 침해요건 강화 - e. Bay v. Merc. Exchange 사건(2006년): 대법원은 침해금지명령 (injunction) 요건을 강화하는 기준 제시 - In re Seagate Technology, LLC. 사건(2009년): CAFC는 전원합 의 체 판 결 로 고 의 침 해 의 기 준 과 관 련 하 여 ‘무 모 한 행 위 (reckless behavior)’에 관한 증거를 요구 - Lucent Tech, Inc. v. Gateway, Inc. 사건(2009년) 및 그 후속 사건들: CAFC는 합리적인 로열티(reasonable royalty)를 결정하 는데 사용되었던 15개 조건(Georgia Pacific factors)의 중요성 을 재확인함 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ NPEs 규제 동향 o 오바마 의회입법권고 및 행정명령(2013. 6. 4. 발표) - ‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(2013. 5. 14. ) 이후 백악관은 『Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues』를 발표 • 특허괴물 규제 및 특허법 제도 개혁을 위한 7개의 의회입법권 고 및 5개의 행정명령을 발함 ▶ 7개의 의회입법권고 ▶ 5개의 행정명령 ① 실질적 특허권리자의 공개 ① 실질적인 권리자의 소송당사자화 ② 특허소송승소자의 소송비용 보전 ② 기능 청구항 심사의 엄격화 ③ 특허괴물 규제를 위한 특허청의 각종 한시적 ③ 제작자 외의 제품사용자들의 권리 강화 프로그램의 확장 ④ 특허소송에서의 소비자 보호절차 준비 ④ 혁신달성을 위한 교육과 연구 확장 ⑤ 수입금지명령 집행 절차의 강화 ⑤ 금지청구를 인용한 ITC기준의 변경 ⑥ 남용적 소제기 억제를 위한 경고장의 투명성 제 고 ⑦ ITC 심판관 채용의 적절한 유연성 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ NPEs 규제를 위한 미국의회 법안 법안명 발효일/발의일 법안 주요 내용 AIA ’ 11. 9. 16. 발효 등록 후 재심사 (PGR) 신설, 당사자계 재심 개정 , 소송당사자의 병합요건 개정 등 SHIELD Act ’ 13. 2. 27. 발의 NPE 원고 패소시 소송비용을 원고에게 전가 Patent Quality Improvement Act ’ 13. 5. 6. 발의 BM특허의 등록 후 재심사(PGR) 제도를 제도화, 재심사 대상 BM특허 범위 확대 End Anonymous Patent Act ’ 13. 5. 16. 발의 특허 등록시 특허의 소유자 및 실제 이해관계자 정보 제 출 Patent Abuse Reduction Act ’ 13. 5. 22. 발의 소송 제기시 원고의 주요 비즈니스 등 기재 강화, 추가 증거 개시 요청 당사자가 비용 부담 Patent Discussion Act ’ 13. 5. 23. 발의 소송 발생 이후 합의 절차 개시 Lawsuit Abuse Reduction Act ’ 13. 7. 11. 발의/ ’ 13. 11. 15. 하원 통과 불필요한 소송으로 피해를 받은 당사자에게 금전적 보 상 의무화 The Innovation Act ’ 13. 10. 23. 발의/ ’ 13. 12. 5. 하원통 과 침해소송 패소측에서 소송비용 부담 침해주장을 구체적이고 상세하게 주장하도록 요구 The Transparency & 무분별한 특허침해 경고장을 발송하는 기업에 대해 ’ 13. 11. 18. 발의 ※ Vermont Patent Troll Law(2013. 7. 1. 발효) : 버몬트주 법률로 NPEs의 악의의 침해주장을 금지 Improvement Act 제재조치 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ AIA(Leahy-Smith America Invents Act, 2011. 9. 16 발효) o 글로벌 환경에 맞는 특허시스템, 특허분쟁의 감소, 특허품질 향상과 혁신장려를 통한 일자리 창출을 위 해 개정 - 선발명주의(First to Invent) → 선출원주의(First to file) • 1년의 신규성 상실 예외기간(Grace period) 인정 - 등록 후 재심사제도(Post Grant Review) 신설 - 금융 BM특허에 대한 한시적 PGR 신설 - 당사자계 재심사제도(Inter Parts Review) 개정 - 등록 전 제 3자 정보제공제도(Pre-Issuance Submission of Prior Art by 3 rd Parties) 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ AIA(Leahy-Smith America Invents Act, 2011. 9. 16 발효) o NPEs 관련 개정사항 - 등록 후 재심사(Post Grant Review, PGR) 신설: 누구든지 특허 등록일 또는 재발행일로부터 9개월 이내에 모든 무효이유에 대 해 신청 - 당사자계 재심사(Inter Parts Review, IPR) 개정: 누구든지 특 허등록 ~ 9개월 이후 또는 PGR의 종료일 중 늦은 날 이후 특허 간행물에 기초한 신규성, 비자명성 결여를 이유로 신청 - 금융 BM특허에 대한 한시적 PGR(Covered Business Method Patent Review, BMR): 금융 BM특허의 침해자가 특허기간 중 모 든 무효이유에 대해 신청 - 선사용권 항변의 범위 확대: BM특허에서 모든 특허로 확대 - 소송병합 요건(Joinder)의 개정: 피고들이 공통의 특정행위, 2014. 2. 이벤트 또는 쟁점에 관하여 공동연대 책임이 있는 경우만 병합 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ SHIELD Act(Saving High Tech Innovators from Egregious Legal Abuse Act, H. R. 845, 2013. 2. 27. 발 의) o 미국 하원의 Peter De. Fazio, Jason Chaffetz 의원이 발의 - ※ 법으로 정한 원고의 유형 해당하지 않는 NPE 원고가 패소하는 경우 법으로 정한 유형에 ①피고의 공동발명자 선임 비용을 포함한 소송비용을 원고에게 전가 원발명자, 변호인 또는 발명의 정당한 양수인 ② 대상 특허와 관련된 물품의 생산이나 판매로 특허 개발에 상당히 투자한 증거를 법원에 제출할 수 있는 자 ③ 대학 또는 대학에서 개발된 기술의 상업화 촉진을 주된 목적으로 하는 기술이전업체 - 피고가 원고를 특허괴물로 지목할 경우 원고는 자신이 상기 특 허괴물이 아님을 120일 이내에 입증하지 못하면 담보를 제출 - 변호사 비용 등의 부담에 대하여 법원이 최종 판단하는 절차를 상세하게 규정하여 실질적인 구제방안이 되도록 함 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ Patent Quality Improvement Act(S. 866, 2013. 5. 6. 발의) o 미국 상원의 Chuck Schumer 의원이 발의 - 금융 BM특허에 대한 한시적 PGR(Covered Business Method Patent Review, BMR)의 대상 모든 BM특허로 확대하고 기간제한 도 없앰 □ End Anonymous Patents Act(H. R. 2024, 2013. 5. 16. 발 의) o 미국 하원의 Theodore Deutch 의원이 발의 - 피고가 특허 등록시, 연차료 납부 및 특허 관련 거래시 특허의 소유자 및 실제 이해관계자에 관한 정보를 특허청에 제출 • 명의신탁, 소송신탁 등의 방법으로 특허권리자를 불분명하게 한 다음 공격을 시도하는 특허괴물의 공격 형태를 방지하기 위해 발의 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ Patent Abuse Reduction Act(S. 1013, 2013. 5. 22. 발 의) o 미국 상원의 John Cornyn 의원이 발의 - 소송 제기시 침해 주장내용을 명확하게 정리 • 특정하여야 함 - 특허의 실제 이해관계자에 대한 투명성 확대를 위해 기재요건 강화 • 특허에 대한 원고의 권리 및 원고의 주요 비즈니스 등을 포 함 - NPE의 증거개시(디스커버리) 절차 남용 방지를 위해 각 당사자 가 핵심 문헌을 준비하는 비용을 부담 • 핵심 문헌 외의 추가 증거개시를 요청할 경우, 요청 당사자 가 증거개시 비용을 부담 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ Patent Discussion Draft(H. R. TBD, 2013. 5. 23. 발의) o 미국 하원 Bob Goodlatte 의원의 법률안 초안 -‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(2013. 5. 14. ) 이후 발의된 초안으로 AIA법률의 개선 내용, 연방법원의 조치, 특허청의 조치 등으로 나누어 여러 주 제가 포함됨 ① 부당하지 않은 특허소송에서 상호 화해 촉진 절차 마련 ② NPEs의 소송에서 디스커버리 절차 개시의 제한 ③ 원고청구의 명확화 의무 ④ 침해자 중 제작자 외의 소비자 또는 유통업자에 대한 특허 소송의 제한 ⑤ 특허출원시 실질적 이해관계자 공개 방안 마련 ⑥ 개인발명자 및 중소기업의 특허절차상 권리 보장 ⑦ 특허청 자료의 공개 및 이를 위한 홈페이지의 개선 ⑧ 특허품질 개선을 위한 조치 마련 ⑨ 등록 이후 재심사 제도의 개선 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ Lawsuit Abuse Reduction Act(H. R. 2655, 2013. 7. 11. 발의) o 미국 하원의 Lamar Smith 의원이 발의하여 2013. 11. 15. 하원 통과 - 불필요한 소송으로 인해 피해를 받은 당사자에 대하여 충분한 금전적 보상을 하도록 의무화 • 불필요한 소송 제기에 직접적인 연관이 있는 소송당사자 및 로펌, 변호사에게 적절한 제재 부과를 의무화 □ The Innovation Act(H. R. 3309, 2013. 10. 23. 발의) o 미국 하원 법사위원회 위원장인 Bob Goodlatte 의원 이 발의하여 2013. 12. 5. 하원 통과 - 특허침해소송 담당 판사들이 패소한 측에 소송비용을 부담시킬 수 있도록 함 2014. 2. - 특허침해소송 제기시 어떤 특허가 침해되었으며 해당 특허기술 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ The Patent Transparency and Improvement Act(s. 1720, 2013. 11. 18. 발의) o 미국 상원 법사위원회 위원장인 Patrick Leahy Smith 의원이 발의 - 특허침해에 대한 사실 또는 합리적인 근거없이 경고장을 발송 하여 위협을 가하는 행위를 금지 - 연방거래위원회(FTC)에 무분별한 특허침해 경고장을 발송하는 기업에 대해 제재조치를 취할 수 있는 권한을 부여 2014. 2. 5.

1. 미국의 NPEs 규제동향 □ 미국 의회 NPEs 규제법안들의 침해 관련 주요 내용 o 경고장 남발 금지 - 무분별한 특허침해 경고장을 발송하는 기업에 대해 제재조치 o 청구인 적격 요건의 강화 - 특허에 대한 원고의 권리 및 원고의 주요 비즈니스 등을 포함 하여 기재 o 침해입증 요건의 강화 - 청구항 명기 및 이를 침해한 제품, 특징, 방법, 시스템, 기능, 행위, 서비스 등을 구체적으로 기재 - 침해유형(문언침해, 균등침해, 간접침해) 등을 상세하게 기재 o 소송비용의 전가 - 법으로 정한 유형에 해당하지 않는 NPE 원고가 패소하는 경우, 5. 2014. 2.

2. 다른 국가들의 NPEs 규제동향 1) 유럽 o 유럽에서는 NPEs의 활동이 미국에 비해 현저하게 저 조 - 침해소송을 제기할 경우 각국의 사법시스템에 맞추어 소송을 진행하여야 하고, 이에 따라 미국에 비해 과다한 소송비용을 부담 - 2013. 2. 19. 통합특허법원협정(Unitary Patent Court Agreement)이 체결되었고, 법원이 2015년에 출범하면 NPEs활동 에 유리한 환경이 조성될 것으로 우려 - 그러나 협정에 몇 가지 절차적 안전장치를 갖추고 있어 NPEs의 ※ 통합특허법원협정(Unitary Patent Court Agreement)의 절차적 안전장치 활동을 확산시키지는 않을 것으로 예상 ① 패소자의 소송비용부담(협정 제 69조) ② 다수 피고의 병합 제한(협정 제 33조) ③ 침해금지명령의 자유재량(협정 제 63조) ④ 비례성과 공정의 원칙(협정 제 42조) 2014. 2. 5.

2. 다른 국가들의 NPEs 규제동향 1) 유럽 □ 통합특허법원협정의 규정 o 패소자의 소송비용 부담 - Article 69(1) Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless party equity requires otherwise, up to a ceiling set in accordance with the Rules of Procedure. o 다수 피고의 병합 제한 - Article 33(1)(b) …중략… An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement 2014. 2. 5.

2. 다른 국가들의 NPEs 규제동향 1) 유럽 □ 통합특허법원협정의 규정 o 침해금지명령의 자유재량 - Article 63(1) Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe a patent. o 비례성과 공정의 원칙 - Article 42(1) The Court shall deal with litigation in ways which are proportionate to the importance and complexity thereof. - Article 42(2) The Court shall ensure that the rules, procedures and remedies provided for in this Agreement and in the Statute are used in a fair and equitable manner and 2014. 2. 5. do not distort competition

2. 다른 국가들의 NPEs 규제동향 2) 일본 o 일본에서도 NPEs의 활동이 미국에 비해 현저하게 저 조 - 미국에 비해 현저하게 낮은 손해배상액, 무효심판을 통한 특허 권자 권리행사의 제한 도입 등으로 인해 NPEs의 활동 저조 - 금지청구권을 제한하는 규정을 설계하는 논의를 추진 ※ 특허법 제 104조의 3(특허권자등의 권리행사의 제한) ① 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서, 당해 특허가 특허무효심판에 의해 무효 되어야 할 것으로 인정될 때는, 특허권자 또는 전용실시권자는, 상대방에 대하여 그 권리를 행 사할 수 없다. - 2011년 개정시 추가된 특허법 제 104조의 4(주장의 제한)에서 침 해소송과 무효심판의 확정 결과가 다르더라도 이를 재심 사유 에서 제외하여 소송경제상 불합리한 측면을 제거 2014. 2. 5.

3. 시사점 □ 국내에서의 NPEs 규제 o 2009년 『특허권 남용 방지 지침』제정 시도 - 특허권 남용에 관하여 특허법에는 단편적인 규정만 있고, 일반 적인 권리남용의 법리에 의거하고자 하여도 그 구체적 기준이 없음 - 이에 특허권자의 권리행사를 보장하면서도 특허권남용 여부를 판단할 수 있는 기준을 제시하고 특허권행사의 한계를 명확히 ※『 특허권 남용 의 하고자 함 방지 지침』 주요 내용 ① 특허권 남용의 일반적 요건 열거(정당한 이익의 흠결, 이익의 현저한 불균형, 사회적 이익의 균형 파괴, 특허제도의 경제적 • 사회적 목적 위반) ② 특허발명의 실시 또는 실시허락과 특허권 남용(실시허락시 협의 의무, 특허권의 범위를 넘는 실시허락의 금지, 기술표준의 선정과 특허권자의 의무 등) ③ 특허침해의 주장과 특허권 남용(특허침해의 주장과 침해 제품의 특정, 특허발명 미실시 특허 권자의 소 제기 전 실시허락 협의, 정당한 이유없이 특허발명을 미실시하는 자의 소 제기 제한, 미실시자의 손해배상청구권 인정, 패소자의 손해배상 등) 2014. 2. 5.

3. 시사점 □ 국내에서 NPEs의 규제 도입 필요성 o NPEs에 의한 침해소송 가능성이 없다는 주장 - 미국에 비해 상대적으로 저렴한 소송비용과 손해배상액, 침해 금지 가처분이나 청구의 신중한 인용 등으로 NPEs규제 논의의 실익이 없음 o 공정거래법 측면에서 NPEs 규제의 도입 추진 - 공정거래위원회에서는 2014년 상반기에 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’을 개정해 NPEs의 특허 실시허락 거절, 특허소송 남용, 사나포선(私拿捕船) 행위 등의 남용사례를 추가( 연합뉴스, 2014. 1. 15. ) - 창조경제에서 발명자의 발명의욕을 고취하기 위해 특허권 보호 강화는 필수적이므로 신중한 접근이 필요하다는 주장이 제기됨 o 발전적인 NPEs 규제의 도입 논의 필요 - 최근 특허권 고의 침해에 대한 3배 손해배상제도 도입 등의 논 의와 더불어 NPEs 유형을 세분화하여 침해소송의 청구인 적격 5. 2014. 2.

감사합니다 2014. 2. 5.

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