Основы управления интеллектуальной собственностью Д.э.н., профессор Леонтьева Лидия

Основы управления интеллектуальной собственностью Д.э.н., профессор Леонтьева Лидия Сергеевна К.э.н., доцент Орлова Любовь Николаевна

Система управления интеллектуальной собственностью в инновационном процессе Лекция 4-5

В.И. Вернадский «Ходу научной мысли свойственна определенная скорость движения… Взрывы научного творчества, повторяющиеся через столетия, указывают на то, что через столетия повторяются периоды, когда скопляются в одном или немногих поколениях, в одной или многих странах богато одаренные личности, те, умы которых создают силу, меняющую биосферу».

Жизненный цикл инноваций

Основные тенденции в управлении инновационной деятельностью Управление процессом разработки и практической реализации инноваций превращается в самостоятельное направление в науке. Ориентация на постоянное развитие инновационного процесса стала главной объективной необходимостью для сферы образования. Процесс создания и повышения эффективности нововведений во всех функциональных сферах инновационной деятельности превратился в неотъемлемый элемент планирования научных исследований, разработки проектов, производства образовательных продуктов, маркетинга.

В системе инноваций все в большей мере учитываются социальные и психологические аспекты нововведений. Успех в нововведениях зависит от создания механизма интеграции и координации деятельности всех структурных подразделений образовательного учреждения, усиления их межфункционального взаимодействия в инновационной деятельности. Потребности инновационного подхода обусловили внедрение новой стратегии развития образовательного учреждения, в основе которой лежит, с одной стороны, удовлетворение потребностей личности в образовательных услугах, а, с другой стороны, создание общества, основанного на знаниях.

Капитал в его интеллектуальной форме в современных условиях является единственным фактором производства, развитие которого имеет неограниченный ресурс как по качественно-количественным параметрам, так и по временным. Интеллектуальный капитал относится к новым, более сложным формам капитала, обладающим большим потенциалом экономической активности, выступающим, своего рода, вектором развития любой национальной экономики. В социально-экономической среде ему присуща более высокая ступень развития по сравнению с уже известными функциональными формами капитала, критерием чего является устойчивый уровень экономического развития тех стран, где активно формируется и используется интеллектуальный капитал, где новые знания и высокие технологии являются основой конкурентоспособности товаров, услуг, фирм, всей экономической системы в целом.

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Система управления интеллектуальной собственностью в отрасли.

Коммерциализация Процесс формирования и использования интеллектуальной собственности часто объединяют в такое понятие как управление интеллектуальной собственностью, или IP management.

Процесс управления ИС 1.Формирование интеллектуальной собственности (создание или приобретение результатов интеллектуальной деятельности); 2. Идентификация и инвентаризация (в соответствии с законодательством РФ); 3. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности (формирование портфеля прав интеллектуальной собственности); 4. Оценка интеллектуальной собственности (в том числе оценка стоимости интеллектуальной собственности); 5. Учет в качестве НМА (капитализация); 6. Использование в собственном производстве и отчуждение

1. Формирование ИС В рамках данного этапа на предприятии происходит формирование результатов интеллектуальной деятельности самыми разнообразными способами. Например, путем создания интеллектуальной собственности творческим трудом работника (работников) предприятия в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Статья 1295 ГК Статья 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает такое понятие как служебное произведение. Права использования и распоряжения служебным произведением возникают у предприятия, если такое произведение науки, литературы или искусства создано работником в пределах установленных для него трудовых обязанностей. Однако существует правило «трехлетнего использования», согласно которому предприятие должно в течение трех лет со дня предоставления в его распоряжение служебного произведения начать использовать его, распорядиться им, либо сообщить автору о сохранении его в тайне. В случае пропуска трехлетнего срока исключительное право переходит к работнику.

В данной ситуации для получения максимальной прибыли у предприятия возникает обязанность соблюдения указанной в ГК РФ процедуры, которая порождает необходимость произвести большой объем работы по надлежащему управлению интеллектуальной собственности. Прежде всего, необходимо отнести РИД к конкретной категории объектов интеллектуальной собственности (идентификация); далее следует одна из основополагающих задач управления интеллектуальной собственности – обеспечение правовой охраны. Игнорирование данного этапа может повлечь крайне негативные последствия в виде колоссальных убытков для предприятия.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Часть 5 ст. 1370 ГК РФ Необходимо отметить важную особенность формирования и использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, созданных работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Другой случай возникновения прав на РИД – это передача прав по договору. В данном случае для эффективного использования созданного РИД необходимо надлежащим образом подойти к процедуре защиты создаваемой ИС, предусмотреть соглашения о конфиденциальности, санкции за разглашение информации о создаваемой ИС. Кроме того, при составлении проекта договора необходимо детально подойти к процессу составления технического задания для получения максимального эффекта от уплаченной суммы вознаграждения. Права на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору подряда или договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали их создание, принадлежат по общему правилу подрядчику (исполнителю).

В такой ситуации заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях. С одной стороны заказчик экономит некоторую сумму денег, которую он бы потратил на приобретение того же патента, однако, в таком случае заказчик становится всего лишь пользователем наряду с другими такими же пользователями, в связи с чем нельзя говорить о высокой эффективности данного механизма. Несмотря на кажущуюся безвозмездность при использовании объектов интеллектуальной собственности, законодатель в полном мере защищает права автора изобретения, который, не являясь патентообладателем имеет право на вознаграждение в соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ.

Необходимо отметить особенность создания по договору заказа такого объекта интеллектуальной собственности как промышленный образец. Право на получение патента и исключительное право на такой промышленный образец принадлежат по общему правилу заказчику. Законодатель предусматривает, что подрядчик (исполнитель) вправе использовать такой промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента. Что бы избежать негативного экономического эффекта от использования инновационной продукции третьими лицами, заказчик должен в договоре предусмотреть запрет на такое использование.

При создании изобретения, полезной модели, промышленного образца необходимо учитывать особенности, имеющие место в результате формировании интеллектуальной собственности при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. При размещении заказа для государственных или муниципальных нужд, заказчики должны четко предусматривать кому будет принадлежать право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, так как по общему правилу, такими правами будет обладать исполнителю. Однако, не достаточно просто включить в проект контракта условие о правообладателе, чтобы вышеназванные права принадлежали Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. У государственного или муниципального заказчика будет всего шесть месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, для того, чтобы подать заявку на получение патента. В случае пропуска шестимесячного срока, такое право переходит к исполнителю.

В отношении ноу-хау законодатель содержит четкие нормы, регламентирующие, что исключительное право на секрет производства, полученный при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит подрядчику (исполнителю). Для достижения максимального эффекта от использования полученного секрета производства законодатель по нашему мнению должен был поставить точку, однако в силу диспозитивности гражданского законодательства ГК РФ допускает возможность предусмотреть в договоре, что исключительное права может принадлежать заказчику. В таком случае ноу-хау становится достоянием минимум двух предприятий, что несомненно отрицательно сказывается на обеспечении ее сохранности и дальнейшего эффективного использования. Право на служебный секрет производства принадлежит работодателю, причем работник должен обеспечивать конфиденциальность созданного ноу-хау. Случай перехода исключительного права к другим лицам без договора предусмотрен ст. 1241 ГК РФ и допускается в порядке универсального правопреемства (реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (например, на основании договора залога). Также юридическое лицо может получить объекты ИС в результате их вклада в уставный капитал предприятия.

Правовое регулирование отношений, связанных с созданием новых РИД, осуществляется преимущественно на основе главы 38 ГК РФ. В п. 1 ст. 769 ГК РФ дается определение используемых для этого видов гражданско-правовых договоров. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию. Эти виды договоров могут охватывать как весь цикл выполняемых работ, включающий проведение исследований, позволяющих дать ответ об объективной возможности получения новых материалов, устройств, технологий, так и обеспечивать отдельные этапы выполнения этих работ.

2. Идентификация и инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности Целью данного этапа является выявление и индивидуализация имеющихся интеллектуальной собственности. результаты идентификации более адекватно отражают стоимость предприятия; в ходе идентификации складывается наиболее полная информация о предприятии; увеличивается рост инвестиций в предприятие, если результаты идентификации представляются широкому кругу потенциальных инвесторов.

Процедура идентификации При идентификации РИД необходимо учитывать дату вступления в силу Патентного закона Российской Федерации (1992 г.). До 1992 года государство участвовало в стимулировании изобретательской активности, а после вступления в силу закона, предприятия, деятельность которых была связана с созданием наукоемкой продукции, были вынуждены «выживать» в связи с отсутствием стимулирования изобретательства со стороны государства. Наукоемкая продукция, создаваемая предприятиями, в большинстве своем не имела правовой охраны и тем самым не могла выступать в качестве конкурентоспособной.

процесс идентификации объектов интеллектуальной собственности зависит от периода, в котором была создана наукоемкая продукция. Идентификация ОИС, созданных после 1992 года как правило не представляет особых сложностей, разве что правильное толкование конкретного объекта интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством. Проблемы возникают при идентификации объектов интеллектуальной собственности, созданных до 1992 года. В данном случае необходимо составить реестр авторских свидетельств, рассмотреть их на предмет актуальности в дальнейшем использовании. Кроме того, необходимо проанализировать объекты, на которые были выданы свидетельства, прекратившие свое действие, однако содержание которых не стало общедоступным в силу закрытости информации.

Если предприятие принимает решение о рассекречивании авторского свидетельства и использовании их в «открытом виде» (патенты) или в режиме коммерческой тайны (ноу-хау), то допускается два варианта. снятие режима секретности с закрытого авторского свидетельства путем запроса в соответствующее подразделение патентного ведомства и получение патента с датой приоритета, соответствующей авторскому свидетельству. Минусы: небольшой срок действия патента – 6 лет, высокие затраты на поддержание его в силе по сравнению с новым патентом, невозможность международного патентования; снятие режима секретности с технической документации, содержащей охраноспособные РИД, их идентификация и направление новой заявки на получение патента. Плюсы: максимальный срок действия – 20 лет, возможность международного патентования.

3. Основополагающие проблемы правовой охраны, оценки и распоряжения ИС Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности основывается прежде всего на нормах права, предусматривающих порядок проведения определенных процедур по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности. На данном этапе также возникает огромное количество проблем, препятствующих эффективному использованию объектов интеллектуальной собственности в части осуществления их защиты. Например, сложность индивидуализации некоторых объектов интеллектуальной собственности, процессуальные проблемы регистрации объектов промышленной собственности и средств индивидуализации, значительные финансовые иногда неоправданные затраты, связанные с некомпетентным подходом к проведению мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности.

ОЦЕНКА ИС Оценка ИС один из самых сложных и многопрофильных процессов. Кроме того, формируемая в России методология во многом идет в разрез с иностранной практикой оценки и классификацией объектов интеллектуальной собственности. Очень многое в процедуре оценки завязано на целях ее проведения (отчуждение объектов интеллектуальной собственности, оптимизация налогообложения, повышение инвестиционной привлекательности, внесение в качестве вклада в уставный капитал и др.).

Чаще всего, после проведения оценки интеллектуальной собственности возникает экономически обоснованная возможность и даже необходимость распорядиться соответствующим объектов интеллектуальной собственности. Это может быть договор уступки, авторский договор, договор коммерческой концессии (франчайзинг), вклад в уставный капитал. Во многом на распоряжение интеллектуальной собственности влияет налоговое законодательство, поскольку вопросы налогообложения при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности являются наиболее болезненными для бизнеса.

Другие способы использования и распоряжения ИС В соответствии со ст. 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Способы распоряжения также предусмотрены действующим законодательством, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением некоторых предусмотренных законом случаев. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.

Важной особенность исключительного права является то, что оно (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. В таком случае каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если законом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если законом не предусмотрено иное.

Сложности коммерциализации интеллектуальной собственности В настоящее время для высокотехнологичных компаний, которые ориентированы на эффективное развитие их производства одной из острейших проблем является формирование РИД, обеспечение надлежащей защиты, капитализация в НМА и использование в коммерческой деятельности.

В период с 1992 по 2005 г. для руководителей высокотехнологичных компаний формирование и использование объектов интеллектуальной собственности ассоциировалось лишь с накладными расходами в связи с отсутствием специалистов в области патентования и отсутствием необходимой квалификации у них. После вступления в силу ПБУ 14/2000 и главы 25 НК РФ проблема капитализации объектов интеллектуальной собственности в НМА стала наиболее острой в связи с требованием законодательства о постановке на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности. Эта проблема выражалась не только в дополнительном финансировании формирования и оценки объектов интеллектуальной собственности, но и была связана со штрафными санкциями со стороны контролирующих органов за несвоевременную постановку, правильность оформления и неадекватную оценку объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, необходимо отметить изменение рентабельности производимой продукции и увеличение налогооблагаемой базы, которые необходимо было учитывать при создании и приобретении объектов интеллектуальной собственности. Особую остроту данная проблема вызывает и сейчас, поскольку отсутствуют официально рекомендованные методики инвентаризации, формирования объектов интеллектуальной собственности, их трансформации в эффективные портфели прав и капитализации в НМА, кроме содержащейся в ПБУ 14/2007 декларативной формулировки о порядке оценки объектов НМА по затратному методу, основой которого является фактическое суммирование амортизационных отчислений основных средств и дополнительных расходов, связанных с производственной деятельностью. Такой подход не учитывает значение творческой деятельности авторов РИД и научно-техническую значимость конкретного объекта интеллектуальной собственности в создаваемой продукции, а также экономический эффект от его внедрения в оборот.

Методические рекомендации по оценке объектов интеллектуальной собственности, разработанные РОО (российское общество оценщиков), несмотря на рекомендации применения наиболее распространенных в мировой практике затратного, доходного и сравнительного подходов совершенно не учитывают портфельный фактор влияния интеллектуальной собственности на ценообразование, стоимость образцов продукции, обеспечение конкурентоспособности компании и ее продукции за счет монопольного положения по отношению к конкурентам за счет создания массива исключительных прав. Рассматривая интеллектуальную собственность как составную часть инновационного проекта, можно заметить, что наличие в предприятии таковой является положительным отражением эффективной реализации инновационного проекта.